의약발명은 모두 4가지 종류의 물질발명과 용도발명을 포함하는데, 제1유형은 이종물질의 조합발명이고, 제2유형은 동족(종)물질류 중에서 선택한 발명이며, 제3유형은 선행라세미체에서 이성체를 분리한 발명이며, 제4유형은 특정한 치료효과나 투약량 또는 투약방식을 한정한 의약용도발명을 말한다. 종래부터 선행기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 의약발명은 용이하게 진보성이 없다고 추정되고 오직 예상치 못한 현저한 효과를 발휘한 경우에만 진보성을 취득할 수 있었다. 이를 Dillon(2007)의 추정설이라고 하는데, CAFC는 근래에 Pfizer(2007)에서 추정설을 수정한 성공예상가능성설을 채택하였는데, 성공예상가능성설은 동기의 부여사유와 저해사유를 종합적으로 참작하여 성공예상가능성의 강약을 결정한 뒤 이를 가지고 출원발명이 발휘한 효과와 비교하여 우세한 쪽으로 진보성을 결정한다. CAFC는 이성공예상가능성설을 모든 종류의 의약발명에 대한 진보성판단에 적용하고 있는데, EU의 EPO, 일본의 지재고재 그리고 특허법원도 이 성공예상가능성설의 기준과 방식을 채택하여 적용하고 있지만 대법원은 아직 추정설에 머무르고 있다. 더구나 최근 대법원은 제1유형의 의약발명인 계면활성제 사건에서 기계발명적 3요소설로 회귀한 한 바 있어서 의약발명의 본질에 어긋나는 진보성의 원칙을 채용한 바 있다. 본고는 의약발명을 그 물질의 성질에 따른 유형별로 분류한 뒤 먼저 제1유형물질발명을 중심으로 미국의 CAFC와 일본의 지재고재 및 우리 대법원과 특허법원이 채용하고 있는 진보성의 판단기준과 판단방식을 비교하여 설명하기로 하고 나머지 제2유형물질발명, 제3유형물질발명 그리고 제4유형발명을 별도의 논문으로 상세하게 설명하기로 한다.
In pharmaceutical patents, there are 4 kinds of inventions which are classified by their compositions and structures. The first kind is the combination of several different materials, the second kind is the analogue or homologue materials, the third kind is isomers, and the forth one is the invention for restricted the specific treating amounts or the method of treating. CAFC, after following the long-lasting Dillons’ Presumption-test, recently in Pfizer v. Apotex it established the Expectation of Success-test in Pfizer in 2007 and has been practicing the upper test for all kinds of pharmaceutical patents, and Japan Intellectual Property High Court and Korean Patent Court would follow the CAFC’ upper test and its practices. The Supreme Court of Korea, however, would held to the old Dillon’s Presumption-test and still apply to the cases for the non-obviousness of pharmaceutical patents. Moreover it recently announced the adoption of 3party-test for the Surfactants case(2018), however, it actually applied the old Dillons’ Presumption-test. In this essay I argue that the Supreme Court of Korea misunderstood the patentability of the pharmaceutical inventions and thus misapplied the mechanical non-obvious test to the pharmaceutical ones.
